听证原则在专利实质审查程序中的意义和适用

国家知识产权局黄玉萍 韩晓刚 黄非

一、问题的提出

听证原则是专利审查行政程序中需要遵循的基本原则。听证原则的设置目的在于保证专利审查的客观、公正。

通过专利局前一阶段实审质检工作，发现在审查实践中，仍存在对听证原则认识上的不足，如听证原则与程序节约原则之间的关系问题，而且对听证原则适用的尺度也不一致，如，审查意见通知书中审查员依据某篇对比文件评述权利要求1的创造性，未用其评述某一从属权利要求的创造性，而驳回决定中又引入该对比文件评述这一从属权利要求的创造性，如此作出的驳回决定是否符合听证原则？还有，审查员认为某项修改的权利要求与原权利要求相比保护范围实质相同，在不告知申请人的情况下能否直接作出驳回决定？等等……。造成这些问题的原因可能基于两个方面，一是对听证原则的性质或本质认识不够，存在重实体、轻程序的问题，二是对听证原则在专利实质审查中的特点认识不足，导致适用尺度不统一。此外，实质审查程序有别于司法程序，除了公平公正之外，还需兼顾审查效率，即听证原则与程序节约原则之间的平衡问题。因此，本文试图结合案例在听证原则的意义及其在专利审查中的适用方面费些笔墨，对审查员及专利代理人，以期达到抛砖引玉、提高认识、把握统一的目的。

二、行政听证的概念及其意义

行政听证是指行政机关在作出影响相对人权益的行政决定前，就与该行政决定有关的事实及基于此的法律适用问题，听取当事人陈述、申辩和质证，然后根据双方质证、核实的材料作出行政决定的一种程序。听证的目的在于弄清事实、发现真相，给予当事人就重要事实表达意见的机会。听证制度的根本性质在于公民运用这种法定程序上的参与权利，进行“自卫”或“抵御”，捍卫公正，以抵抗行政机关的违法或不当行政行为，并缩小其与行政机关法律地位不对等所造成的巨大反差。

听证制度是行政程序民主化的产物，它已被普遍认为是现代行政程序法中的核心制度。由听证制度设立的目的来看，要求行政过程公开和透明，即行政机关在作出影响相对人权益的行政决定前，应当给予当事人就决定所依据的事实表达意见的机会。

就行政听证的性质来说，仅仅将听证视为一种程序是远远不够的，在行政程序法中，听证的涵义是多重的，它首先是指行政程序法中一项重要的法律制度；其次，它又是整个行政程序中为法律所设定的一项具体的行政活动程序；而在行政程序法律关系中听证则是行政相对方当事人的一项重要权利，不可被剥夺。

听证程序的意义，从现代行政理论角度看，行政听证程序制度的设立，将行政主体纳入相对人监督的范围内，既保障了行政管理目标的实现，又防止了行政专权和武断，最大限度的限制了行政主体公权力的滥用，使行政相对人的权益免受侵犯，在公权利与私权利之间找到了一个最佳平衡点；从经济学角度看，行政活动的效率取决于各种因素，如行政行为方式的选择、环节的合理安排、过程的科学组合，表面上看，行政听证程序的设置非但没有减少成本，反而增加了行政机关的负担，然而实质上并非如此，因为行政机关对其决定的依据进行举证，当事人质证，这样，使得行政相对人对整个行政行为的合法性、合理性有了更清楚的认识，减少行政复议或诉讼的机会，降低成本并大大提高了行政效率，同时，由于行政机关在做出最终行政决定之前，通过听证程序进一步查清事实，对相对人的合法权益进行事前救济，将相对人权益的保障提高到一个新的水平，也尽可能地避免了因违法行政而导致国家赔偿造成的不必要的成本增加，也就是通过提前支付较少的交易成本，置换更大的因违法行政或不当行政而耗费的交易成本，并有效的推动了行政管理目标的实现。

三、专利审查行政程序中听证原则设立的法律法规依据

任何权力必须公正行使，对当事人不利的决定必须听取他的意见，这是最基本的自然公正原则。在行政上，这个原则表现为行政机关的决定对当事人有不利的影响时，必须听取当事人的意见，不能片面认定事实，剥夺对方辩护的权利。听取利害关系人意见的程序，法律上称为听证。为了满足自然公正的原则，也是正当法律程序的要求，专利法及其实施细则和《审查指南》中设立了许多行政听证的制度。例如：

专利法第3、41、46、37、38条，实施细则44条第2款、62条。

其中专利法第3、41、46条确定了专利审查的行政行为的性质，而专利法第37、38，实施细则第44、62条则为听证原则的设立直接提供了法律法规依据。

《审查指南》作为行政规章依据专利法和实施细则，对专利审查中的听证原则作出了如下具体规定：

1、关于实用新型的初步审查

在实用新型专利申请审查程序中，申请人有权以意见陈述书说明自己的见解、要求和主张。当审查员准备驳回专利申请时，必须预先将理由及支持该理由的证据通知申请人，并由申请人陈述对该理由的意见，方可发出驳回决定，驳回决定中的理由不得包含未曾通知过申请人的新的理由和/或新的证据。

2、关于发明的实质审查

《审查指南》第二部分第八章第2.2节有关听证原则的规定：在实质审查过程中，审查员在作出驳回决定之前，应当给申请人提供至少一次针对驳回理由和证据陈述意见和/或修改申请文件的机会，即，审查员作出驳回决定时，决定中涉及的驳回理由和所依据的证据应当在之前的审查意见通知书中已经告知过申请人。

但是，审查员应当注意，不得以程序节约为理由而违反请求原则和听证原则。

《审查指南》第二部分第八章第6.1.1节有关“驳回申请的条件”中规定：审查员在作出驳回决定之前，应当将其经实质审查认定申请属于专利法实施细则第五十三条规定的应予驳回情形的事实、理由、证据和法律依据通知申请人，并给申请人至少一次陈述意见和/或进行修改申请文件的机会。如果申请人在指定的期限内未提出有说服力的意见和/或证据，也未对申请文件进行符合专利法和实施细则规定的修改，或者修改后的申请文件中仍然存在足以用已通知过申请人的理由和证据予以驳回的缺陷，则审查员可以作出驳回决定。

第6.1.4.2节有关“驳回的理由”第（2）项规定：以令人信服的事实和理由作为驳回的依据，而且对于这些事实和理由，已经给了申请人一次发表意见和/或修改申请的机会。不得引用新提出的对比文件等作为驳回的证据。

3、关于复审和无效

复审请求审查程序（简称复审程序）和无效宣告请求审查程序（简称无效宣告程序）中普遍适用的原则包括：合法原则、公正执法原则、请求原则、依职权调查原则、听证原则和公开原则。

在作出审查决定之前，应当给予审查决定对其不利的当事人针对审查决定所采用的理由、证据和认定的事实陈述意见的机会，即审查决定对其不利的当事人在通知书、转送文件或者口头审理过程中已经被告知过审查决定所采用的理由、证据和认定的事实。在作出审查决定之前，在已经根据人民法院或者地方知识产权局（或相应职能部门）作出的生效的判决或者调处决定变更专利申请人或者专利权人的情况下，应当给予变更后的当事人陈述意见的机会。

我们看到，《审查指南》依据法律法规设立了专利审查的听证原则，该原则在1993年版本的《审查指南》就已经确立，这使得专利审查具备了现代行政程序法律制度的基本元素。

四、发明专利实质审查中听证原则的特点

发明专利的实质审查属于一种行政程序。不同的行政程序，应当对听证原则有不同的具体要求。

实施细则第五十三条规定了发明专利申请经实质审查应当予以驳回的各种情况或情形，从中看到，这些情形均涉及发明的技术方案，因此发明专利的实质审查不但涉及法律问题，还涉及技术问题，结果使得这种技术与法律相结合的专利审查变得更为复杂，从而决定了听证原则在专利实审程序中的特殊性。就发明的技术方案来说，技术本身具有复杂性，在理解上因审查员自身的知识水平等因素又具有多样性，即使审查员基于本领域技术人员的水平进行分析判断，这种判断也只能定性而不能定量，即带有其主观性，而且人们对专利授权条件的认识也在不断发展和变化，对相关法律法规运用水平不同，由此决定了需要对实质审查中的听证采取一种较为严格的态度，即，驳回决定所涉及的具体的事实、理由和证据以及所适用的法条应当在决定之前的审查意见通知书中告知过申请人，或者说，相对之前的审查意见，驳回决定中不应出现申请不符合有关法律规定的新的事实，也不能出现认定事实所依据的新理由和/或新证据。

除了听证程序外还应考虑行政效率，行政效率是行政程序的一项基本原则，要求行政机关对行政事务及时处理，低效率在行政程序中也是不公正的表现之一。对此，专利法第21条规定“国务院专利行政部门及其专利复审委员会应当按照客观、公正、准确、及时的要求，依法处理有关专利的申请和请求。”因此，发明专利的实质审查程序中除了公正地依法行政外，还需兼顾审查效率，即听证原则与程序节约原则之间的平衡问题，这一点是不同于司法程序的，后者更偏重于考虑其公正性。但在审查实践中，由于各案的复杂性，如何寻求听证原则与程序节约原则之间的平衡点，也即公正与效率之间的平衡点，是需要我们大家共同探讨的一个问题。

五、案例介绍

前面对行政听证程序的概念及法律上的意义作了简单的介绍，下面通过案例来加深对专利实质审查中听证原则适用的理解。

1、实审案例

案例1

案情简介：审查员在一通中指出权利要求1相对于对比文件1不具备新颖性。申请人在答复一通时修改了权利要求1，在原始权利要求1的基础上加入“从而对所述第一存储器控制器进行初始化”这一技术特征，并且陈述了修改后的权利要求1相对于对比文件1具备新颖性和创造性的理由。随后，审查员以该修改文本为基础驳回申请，理由为：“申请人在原始权利要求1的基础上加入‘...从而对所述第一存储器控制器进行初始化’，认为修改后的权利要求1与对比文件1有区别，因而权利要求1具备新颖性，但是该修改其实是对软件，也就是计算机程序的描述，因此该部分描述不能被认为是技术特征，因此权利要求1在对比文件1的基础上仍然不具备新颖性（即使属于技术特征，显然也是不具备创造性的）。”

可以看到，驳回决定引入了“该修改其实是对软件，也就是计算机程序的描述，因此该部分描述不能被认为是技术特征”这样的理由，然而审查员并未将这一新的具体理由告知过申请人。在这种情况下，上述驳回决定是否符合听证原则？

观点1：针对本案，虽然申请人在答复一通的同时对权利要求进行了修改，但这种修改也仅仅是字面上的修改，是对于一个原始内容的简单重复，其实质内容却没有变化，保护范围也没有丝毫变化。也就是说，修改后的申请文件中仍然存在审查员在第一次审查意见通知书中已经指出的缺陷，因此，在审查员已经给予申请人针对这一缺陷（本案中为专利法第22条）一次陈述意见和进行修改申请文件的机会的情况下，作出该驳回决定符合听证原则。

观点2：由于申请人修改了权利要求1，即使审查员认为“该修改其实是对软件，也就是计算机程序的描述，因此该部分描述不能被认为是技术特征”，也应当在作出驳回决定之前告知申请人这一具体事实和理由，然后再作出驳回决定。本案驳回决定不符合听证原则。

笔者认同第二种观点。驳回决定基于申请人修改的权利要求1，而驳回决定中审查员对于修改的内容认定的理由“该修改其实是对软件，也就是计算机程序的描述，因此该部分描述不能被认为是技术特征”并未告知过申请人，即驳回决定中出现了未予告知的新理由，本案驳回决定不符合听证原则。

案例

案情简介：本案一通审查意见所依据的权利要求1为：“1.一种对一些流体流量控制零件供应流体的歧管系统，该系统包括：至少一个具有贯通其中的流动通道的配件，和一个支承块，……。”

审查员在一通中认定权利要求1相对于对比文件1不具有创造性，其理由为：“对比文件1公开了一种歧管系统，其包括：“具有贯通其中的流动通道的配件和一个支承板(相当于本申请的支承块），配件安装在支承板上。”权利要求1要求保护的技术方案和对比文件1的区别仅在于权利要求明确指出了配件和支承板用不同的材料制成，但是，对机械零部件和支承结构的材料而言，采用同样的材料或不同的材料仅是一种常规选择，……，因此权利要求1不具备创造性。”

申请人答复一通时提交了修改的权利要求书，将原来权利要求1中的“配件”修改为“桥接配件”，并且在意见陈述书中陈述了修改的权利要求1具备创造性的理由，即：对比文件1不涉及桥接配件，对比文件1仅仅公开了合成阀2，以及与阀形成一体的连接器，它们不是桥接配件，也不由板1支承。

之后审查员以该修改文本为基础做出驳回决定。针对权利要求1的驳回理由为：“对比文件1公开了一种对流体流量控制零件供应流体的歧管系统，它包括具有贯通其中的流动通道的桥接配件和一个支承块，该桥接配件安装在支承块上。对比文件1和权利要求1要求保护的技术方案的区别仅在于：权利要求1明确指出了配件和支承板是用不同的材料组成，……，这是机械领域中公知的常识，在对比文件1的基础上结合本领域的公知常识得出该权利要求要求保护的技术方案，对本领域技术人员来说是显而易见的，因此权利要求1不具备专利法22条第3款规定的创造性。……。申请人在意见陈述书中论述经过修改的权利要求1具备创造性，将权利要求1中的‘配件’修改为‘桥接配件’，虽然用词有所改变，但与原申请文件请求保护的范围并没有本质上的不同，根据原申请文件的记载，权利要求1中的‘配件’必然指的是‘桥接配件’，否则就得不到说明书的支持。”

该驳回决定存在的问题是：首先，新修改的权利要求1中将“配件”修改为“桥接配件”，其技术方案至少从形式上来说已有所改变，应当说，前者为后者的上位概念，但更关键的是，审查员在做出驳回决定之前，没有事先告知过申请人“新修改的权利要求1与一通审查依据的权利要求1的保护范围没有本质上的不同”这一理由或事实；其次，尽管驳回决定所依据的对比文件没有改变，但其认定的对比文件所公开的内容已有所变化，即，一通中认定对比文件1公开的是“配件”，而驳回决定中认定对比文件1公开的是“桥接配件”，对这种事实的变化没有事先告知过申请人；尤其是，在申请人陈述意见中强调了对比文件1不涉及桥接配件的情况下，更应当给予申请人再次陈述意见的机会。因此本案驳回决定不符合听证原则。

由本案可以得到如下启示：

（1）听证原则的目的在于保证专利审查的客观、公正，避免主观和片面性。审查意见的公开、透明是对申请人保证专利审查客观、公正的重要因素。就本案来说，在驳回决定中审查员引入了“桥接配件”与“配件”两个概念等同这一未曾告知申请人的新事实，审查员依据该事实作出驳回决定，一方面审查意见的不透明，使申请人“不知所措”，另一方面也可能因审查员主观上对技术理解的偏差，影响审查结果的公正性。

（2）发明专利的实质审查不但涉及法律问题，还涉及技术问题。对技术问题的分析判断虽然基于本领域技术人员的水平，但认识的客观性则取决于具体审查员的专业技术背景，这样使发明专利实审的听证原则具有密切的技术关联性，加之对法律法规的理解及运用水平的不同，使得这种技术与法律结合的专利审查更为复杂。这决定了听证原则在实审程序中的特殊性。因此，审查员在作出驳回决定之前就决定所依据的事实听取申请人意见、清楚了解或理解相关技术问题，对保证实质审查的客观、公正尤为重要。

2、法院判例

下面是法院判决生效的专利权无效行政诉讼案件，笔者提出它的目的不在于讨论涉案专利在实体上是否符合专利法的有关规定，而是借鉴法院有关听证原则在专利审查程序中如何适用的观点。虽然它们涉及的是专利无效案件，在审查程序上有别于专利申请的审查，但其中所应当遵守的听证原则本质上是一致的，由此也可以为专利申请审查程序提供参考。

对于复审程序和无效宣告程序的听证原则，《审查指南》第四部分第一章第5.5节作出规定：“在作出审查决定之前，应当给予审查决定对其不利的当事人针对审查决定所采用的理由、证据和认定的事实陈述意见的机会，即审查决定对其不利的当事人在通知书、转送文件或者口头审理过程中已经被告知过审查决定所采用的理由、证据和认定的事实。”

案情简介：本案涉及一个实用新型专利权无效宣告请求案（下称本案），请求人针对本案提出的无效理由是：本专利不具备新颖性、创造性，并前后共提交了18份证据用于支持其主张。在无效宣告请求的口头审理中，请求人当庭明确其无效理由为专利法第二十二条第二、三款，范围为权利要求1－2，并提出用附件1作为评价本专利的最接近的现有技术，附件1和附件12结合评价权利要求1的创造性。复审委员会本案合议组以本案权利要求1、2不具有创造性为由作出无效宣告请求审查决定，在决定中依据附件7和10的结合评价权利要求1不具有创造性，同时决定中指出：虽然请求人指明附件1作为评价本专利的最接近的现有技术，但由于前面所述的理由（决定前面认定的理由，在此不作详细介绍），附件1不能作为本专利的现有技术。附件7的技术内容与本专利的权利要求1最为接近，因此将附件7作为本专利最接近的现有技术。请求人对上述无效决定不服，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。

法院判决：法院在查明事实的基础上，以上述无效决定违反请求原则和听证原则为由作出撤销该无效决定并重新作出无效决定的判决，其主要理由是，在无效宣告程序中，被告专利复审委员会通常仅对当事人提出的无效宣告请求的范围、理由和提交的证据进行审查，不承担全面审查专利有效性的义务。本案在无效宣告程序中，请求人明确用证据1和证据12（即附件1、12）的结合评价权利要求1的创造性，而无效决定中用证据7和证据10（即附件7、10）的结合评价权利要求1的创造性，虽然专利复审委员会的该行为并没有违反依职权审查的原则，但是其在采用这一新的结合方式后并没有给原告（即请求人）提供陈述意见的机会，致使原告对该种新的结合方式不能够充分陈述自己的意见和观点。因此，被告专利复审委员会的行为违反了请求原则和听证原则。

评述：就听证原则来说，由该案例可以得到如下认识：（1）从性质上来说，专利审查中的听证程序是依照专利法及其实施细则而设立的一种法定行政程序，对专利审查的行政行为具有约束力，必须严格遵守，其他审查原则不能抵触听证原则，因此应当引起所有审查员的高度重视；（2）听证是申请人或当事人的权利，应当得到保障，而且听证也是保证专利法第二十一条第一款所规定的对专利申请和请求客观、公正处理的一个重要方面，《审查指南》第二部分第八章第2.2节特别规定：“审查员应当注意，不得以程序节约为理由而违反请求原则和听证原则。”这充分体现了听证原则在专利审查程序中的核心地位；（3）由专利本身的特点而决定了专利审查程序对听证原则的适用较为严格，听证的事实、理由和证据应当具体而明确，即在作出不利于申请人的决定之前，应当将决定所依据的具体的事实、理由和证据告知申请人，以使申请人能够进行有针对性的质证或申辩；（4）应当从整体或宏观上理解听证对提高行政效率的作用，仅仅为在某个特定环节强调程序节约或提高行政效率而与听证原则相抵触，不一定提高整体的行政效率。

六、对于如何把握听证原则与程序节约原则之间平衡问题的初步探讨

良好的行政程序不仅必须是公正的，而且需要效率，必须同时兼顾行政利益，当事人利益，有时甚至还有第三者的利益。受益人在程序上享受正当法律程序保护的程度，取决于他的利益可能受到损害的程度，也取决于受益人避免损害的利益，是否超过政府迅速裁决的利益。

前面已提到实质审查程序中除了公正地依法行政外，还需兼顾审查效率。对此，2003年国知发办字[2002]52号文件就修改超范围问题中如何把握听证原则与程序节约原则之间的平衡给出了指导性意见：“原则上，只要存在未在前次的审查意见通知书中评述过的新事实，就应当再次发出审查意见通知书。但在实审程序中，考虑到程序节约原则与听证原则之间的平衡，对修改超范围的缺陷至少发出二次审查意见通知书后再做出驳回决定。”上述52号文件仅就修改超范围问题给出了意见，但审查实践中还有多种情形需要探讨，如对于有些案件，如果在审查意见通知书中对于公知常识类的特征未引入对比文件进行评述、而在驳回决定中又想引入公知常识类证据的，应当如何考虑？

下面笔者通过一个实审案例仅就驳回决定中新引入对比文件的情况进行分析。

案情简介：本案例涉及一件发明专利申请。审查员在一通中首先评价权利要求1相对于对比文件1不具备新颖性，然后认定权利要求3不具有创造性，审查意见为：“从属权利要求3的附加技术特征是所属技术领域中的常规选择，采用其它不同的刃面以供矫正不同的屈光状态的形状切割对所属技术领域的技术人员来说是显而易见的，因此权利要求3不具有突出的实质性特点和显著的进步，因而不具备专利法第22条第3款所规定的创造性。”申请人在答复审查意见时没有提出具有说服力的理由或证据，也没有对申请文件进行修改，因此审查员作出驳回决定。驳回决定首先认定了权利要求1不具有新颖性，然后评述权利要求3不具有创造性，理由是：“从属权利要求3的附加技术特征是所属技术领域中的常规选择，在对比文件1中已经公开了‘角形’刃面（参见对比文件1附图5－C），则采用其它不同的刃面以供矫正不同的屈光状态的形状切割对所属技术领域的技术人员来说是显而易见的，因此权利要求3不具有突出的实质性特点和显著的进步，因而不具备专利法第22条第3款所规定的创造性。”

驳回决定引用对比文件1证明“从属权利要求3的附加技术特征是所属技术领域中的常规选择”，而在作出驳回决定之前的审查意见通知书未就该对比文件用于评价权利要求3的意见告知于申请人，那么，上述驳回决定是否符合听证原则目前有不同的观点：

一种观点认为，将上述驳回决定与审查意见对比可知，在驳回决定针对权利要求3的评述中显然引入了未曾引用的对比文件1，即，引入了“在对比文件1中已经公开了“角形”刃面（参见对比文件1附图5－C）”这一新的事实。尽管审查员在驳回决定中未改变审查意见中有关权利要求3不具备创造性的认定，但是无论如何，上述引入的用于证明“权利要求3的附加技术特征是本技术领域中的常规选择”的新事实不曾在作出驳回决定之前告知申请人。因此，本案驳回决定不符合听证原则。

第二种观点认为，尽管审查员在做出驳回决定之前，没有告知过申请人“在对比文件1中已经公开了“角形”刃面（参见对比文件1附图5－C）”这一事实，但是，这一事实并没有导致驳回理由和驳回证据的变化，只是增加了用于支持其事实认定的依据。如：从程序节约的角度来说，如果有证据表明某些技术特征确属公知常识，则应当允许审查员在驳回决定中引入属于公知常识类的相关证据。因此，本案的驳回决定符合听证原则。

如果审查员在审查意见通知书中认定某技术特征为本领域的公知常识时未引用公知常识类的对比文件（如手册、字典、教科书等），而在驳回决定中又想引入的，笔者认为可以从以下几个方面来考虑。

1、对于审查员认定的某技术特征为公知常识，申请人在答复审查意见时并未对此进行争辩，如果确有证据表明其属于本领域的公知常识时，考虑到程序节约原则，则应当允许审查员在驳回决定中引入公知常识类的对比文件来进一步支持其认定，其不违反听证原则。

2、申请人在答复审查意见时对审查员认定的某技术特征为公知常识进行争辩，认为该技术特征不属于本领域的公知常识（有时会强调其是区别于现有技术的发明点），此时，如果审查员想引入对比文件，则应当再次发出审查意见通知书，给予申请人进一步对引用的对比文件陈述意见的机会，不应在未予告知申请人的情况下，直接在驳回决定中引入该对比文件作出驳回决定。后者则违反听证原则。

针对本案，申请人在答复审查意见时对审查员认定的某技术特征为公知常识并未进行争辩，也未修改其权利要求，考虑到程序节约原则，应当允许审查员在驳回决定中引入公知常识类的相关证据（在此假定对比文件1为公知常识类证据）。

另一种可行的做法是，如果审查员在驳回决定中想引入公知常识类证据时，出于程序节约的考虑，可以将其证据放入案卷中以备后续程序（如可能的复审、司法程序）参考，不将其引入驳回决定中。

七、欧洲申诉委员会相关案例介绍（CASE LAW）

下面给出欧洲专利申请有关听证原则的三个判例。虽然中国《审查指南》规定的听证原则与欧洲专利公约（EPC）中的听证原则分属不同的法律体系，表述方式各异，但两者的含义基本一致，或许可以为我们对专利审查中听证原则的适用提供借鉴。

Art.113（1）EPC规定： 欧洲专利局的决定只可依据当事人已有机会提交陈述意见的理由或证据。

Art.96（2）EPC规定：如果欧洲专利申请的审查表明所涉及的发明专利申请不满足本条约的规定，则审查部门应按照实施细则的规定，在审查部门规定的期间内让申请人提交陈述意见。

1、T0018/81案涉及公开号为EP0000084的专利申请

案由：该申请被欧洲专利局的审查部驳回。在驳回决定中引用了两篇对比文献，即对比文献1—US2985617，对比文献2—US2991264，该文献在审查程序中由申请人自己提出的。随后，申请人提出申诉。

申诉委员会的最终决定是：申请人坚持认为，驳回本申请的决定主要根据申请人自己找到的两篇文献，但是，作为上述驳回决定的基础的该文献的使用对于申请人来说未事先告之。Artl113（1）EPC表明，审查决定只能依据当事人有机会对其陈述意见的理由或证据。在此场合，本原理被审查部门忽视了，从而申请人没有机会根据该两篇对比文献陈述决定性的反对意见，尽管申请人事先意识到该两篇文献，并且对其进行了分析，但是这是处于完全不同的目的。因此，上述驳回决定违反Artl 113（1） EPC的规定。

2、T1101/92案涉及公开号为EP0297942A的专利申请

申诉委员会判例要点：

申诉委员会裁定，由审查部发送给申诉人的在先的通知书中没有提及在驳回决定中认定某技术方案缺乏新颖性时，审查部依据的最接近的对比文献中的段落。于是，在驳回决定之前，申诉人被剥夺了针对驳回申请的理由而陈述意见的机会。因此，违反听证原则。

案由：该案在两次审查意见通知书中均依据对比文件1评述权利要求1的新颖性，申请人答复二通时修改了其权利要求，其中新的权利要求1相对之前的权利要求书补充了新的特征：“焙烧是在300～800℃之间的温度下实现的”。 随后，审查部以该新的权利要求为基础，以其相对于对比文件1不具有新颖性为由直接予以驳回。驳回理由中引入了对比文献1披露的有关温度的内容“中间热处理是在400～800℃之间的温度下进行的”。

申诉人在收到上述驳回后，向申诉委员会提出，在申诉意见陈述书中指出：审查部以错误的方式解释了对比文献1的说明。该对比文献1仅仅在第6页第17～23行的段落中指出：“当焙烧时，聚合物于中间温度（400～800℃）下焙烧，一直进行到1000～2000℃之间的温度。”申诉委员会作出决定，主要观点为：审查部作出的二次审查意见通知书均没有参考可以明确表达焙烧温度的对比文献1的第6页的段落，因而这两次审查通知书不包含那些在驳回决定中针对权利要求1中的补充的新特征而认定权利要求1的方案缺乏新颖性的理由。由此可见，不符合听证原则。

评述：由上述欧洲案例可以得到如下启示：

（1）与我国将听证原则规定于《审查指南》中相比，欧洲将专利审查的听证原则设立于专利公约中，体现了西方国家对听证原则的高度重视；

（2）“听证原则”在欧洲专利公约和我国《审查指南》中表述方式不同，欧洲专利公约规定“欧洲专利局的决定只可依据当事人已有机会提交陈述意见的理由或证据”，我国《审查指南》的相关规定则是“在实质审查过程中，审查员在作出驳回决定之前，应当给申请人提供至少一次针对驳回理由和证据陈述意见和/或修改申请文件的机会，即，审查员作出驳回决定时，决定中涉及的驳回理由和所依据的证据应当在之前的审查意见通知书中已经告知过申请人。”虽然两者的含义基本一致，但欧洲专利公约的规定更强调听证程序对决定的作用，体现了结果通过听证程序而对公正的追求；

（3）从上述案例也可以看出欧洲申诉委员会对于保障当事人程序性权利、特别是听证权利的严肃态度。

七、结束语

1、专利审查中的听证首先是依据专利法所确定的行政程序中的一项重要法律制度；其次，听证又是整个专利审查行政程序中为法律所设定的一项具体的行政活动程序；第三，在行政程序法律关系中听证是行政相对方当事人的一项重要权利。所以，听证原则是专利行政审查程序中的核心原则之一。

2、审查员不应当以程序节约或者提高效率为由而违反听证原则。

3、专利实质审查中的听证原则除了具有一般概念上的法律意义外，还具有由发明专利的技术性所产生的自身特点，即听证原则在专利审查中的适用较为严格，听证的事实、理由和证据应当具体而明确。

4、听证原则要求，审查员在实质审查程序中作出不利于申请人或当事人的审查决定之前，应当将认定申请属于专利法实施细则第五十三条规定的应予驳回情形的具体的事实、理由、证据和法律依据通知申请人或者当事人，并给予至少一次陈述意见和/或进行修改申请文件的机会。因此，在驳回决定中若驳回所依据的事实、理由或证据与之前的审查意见通知书中相比，一般来说，不应随意增加或改变具体事实、增加或改变具体理由。

最后，需要说明的是，由于笔者水平有限，本文中的一些观点可能不恰当、甚至不正确，但是，如果通过本文而能够使听证程序在专利审查中得到重视，笔者的目的也就达到了。

参考文献：

【1】姚岚“行政听证程序的意义及完善”，《山西高等学校社会科学学报》2004.9；

【2】杨海坤“关于行政听证制度若干问题的探讨”，《江苏社会科学》1998.1；

【3】杨洪霞“浅议我国的听证制度”，2005年11月；

【4】尹鸿翔/游浩寰“行政听证程序的概念及原则浅析”，《改革与战略》，2004.4；

【5】《美国行政法》，王名杨，中国法制出版社；

【6】北京市第一中级人民法院(2004)一中行初字第624号行政判决；

【7】EPO CASE LAW。