如何看待专利无效宣告程序中的自认

国家知识产权局专利复审委员会钟华

1、案例简介

在针对某实用新型专利的无效宣告请求审查程序中，专利权人在口头审理中明确承认本专利说明书中所述的背景技术为本专利的现有技术，专利复审委员会据此将该背景技术作为现有技术用以评价本专利的创造性，作出了宣告该专利无效的决定。

专利权人对该决定不服，起诉至北京市第一中级人民法院，经过审理，该院作出了（2005）一中行初字第361号行政判决，认为：专利权人在口头审理中已经承认本专利说明书记载的背景技术即为本专利申请日前公众能够得知的技术内容这一事实。复审委员会据此认定该背景技术为现有技术并无不当。专利权人主张复审委员会不应对其承认的事实直接认定没有法律依据，不予支持。

专利权人对一审判决不服，向北京市高级人民法院提起上诉，该院经过审理，作出（2005）高行终字第441号行政判决，认为：专利权人在口头审理中明确承认说明书中所述的背景技术构成本专利的现有技术，其行为构成自认。根据诚实信用原则，一般情况下自认产生法律上的拘束效力，当事人不得反悔。但自认也有例外，在特殊情况下自认的法律效力应受到限制，即当事人的自认行为有可能损害国家利益、公共利益或者他人合法权益。本案中专利权人虽然自认本专利说明书所述的背景技术为现有技术，但现有技术是指申请日前在国内外出版物上公开发表、在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的技术。专利权人自认的现有技术一旦为法律所确认后，任何人均可以依据此现有技术申请宣告他人专利权无效，即专利权人的自认行为有可能损害他人利益，故专利权人的自认行为应当受到限制，并不得产生法律拘束力。在专利权人明确自认的情况下，复审委员会应当要求请求人进一步举证证明其主张或依职权调查有关事实，证实专利权人自认的内容在客观上确已构成现有技术，不应直接将专利权人自认的内容确认为现有技术。

本案例涉及的法律问题是，如何看待专利无效宣告程序中的自认？

2、现行法律的相关规定

关于现有技术，专利法实施细则第三十条明确规定：专利法第二十二条第三款所称已有的技术，是指申请日（有优先权的，指优先权日）前在国内外出版物上公开发表、在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的技术，即现有技术。

关于背景技术，专利法实施细则第十八条明确规定：发明或者实用新型专利申请的说明书应当写明发明或者实用新型的名称，该名称应当与请求书中的名称一致。说明书应当包括下列内容：（一）技术领域……（二）背景技术：写明对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术；有可能的，并引证反映这些背景技术的文件……现行审查指南第二部分第二章第2.2.3节对背景技术的撰写作了更详细的规定：发明或者实用新型说明书的背景技术部分应当写明对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术，并且应当引证反映这些背景技术的文件。尤其要引证包含发明或者实用新型权利要求书中的独立权利要求前序部分技术特征的现有技术文件，即引证与发明或者实用新型专利申请最接近的现有技术文件。

专利说明书中的背景技术内容是否必然构成该专利的现有技术？回答是否定的。专利说明书之所以要求申请人写明背景技术，是为了便利审查员和社会大众理解该专利的技术方案所解决的技术问题。背景技术中存在着本专利所提出和解决的技术问题，在申请人不存在重大误解的情况下，背景技术是指发明该专利时的技术，因此必然是专利申请日以前的技术，但如果该技术在申请日前并未公开，则仍不构成现有技术。因此，无效宣告请求人主张专利说明书中的背景技术为现有技术，是需要承担举证责任的，在专利权人不承认该主张的情况下，举证不能的后果只能由请求人承担，这时背景技术是不能作为现有技术评价本专利的创造性的。

但是，前述案例中专利权人在口头审理中已经明确承认其专利说明书中的背景技术为现有技术，则其行为构成了对事实的自认，对此专利复审委员会及两审法院判决中均已确认，分歧点在于专利复审委员会及一审法院均直接确认了该自认的事实，而二审法院则认为“专利权人自认的现有技术一旦为法律所确认后，任何人均可以依据此现有技术申请宣告他人专利权无效，即专利权人的自认行为有可能损害他人利益”，因此“专利权人的自认行为应当受到限制、不得产生法律拘束力。”

对于“自认”，最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》（下称民事证据规定）第七十四条规定：“诉讼过程中，当事人在起诉状、答辩状、陈述书及其委托代理人的代理词中承认的对己方不利的事实和认可的证据，人民法院应当予以确认，但当事人反悔并有相反证据足以推翻的除外。”显而易见，根据该条规定，自认的事实应当予以确认，除非有相反证据足以推翻该事实，民事证据规定中没有规定其他对确认“自认”事实的限制条件。

3、自认的构成要件、特点及效力

关于承认和自认，在国外证据法学中被广泛应用并予以研究，但是在我国并没有给予应有的认识。笔者谨此抛砖引玉，结合我国法律的有关规定对此作些粗浅的分析。

首先需要明确的是“双方无争议”意味着“承认”，但不一定构成“自认”。民事证据规定第八条是对“承认”的规定：“诉讼过程中，一方当事人对另一方当事人陈述的案件事实明确表示承认的，另一方当事人无需举证。但涉及身份关系的案件除外。……当事人在法庭辩论终结前撤回承认并经对方当事人同意，或者有充分证据证明其承认行为是在受胁迫或者重大误解情况下作出且与事实不符的，不能免除对方当事人的举证责任”。可见，承认的构成要件为“在诉讼过程中”的承认，同时排除了对身份关系案件的适用，承认在法庭辩论终结前经对方当事人同意可以撤回。

民事证据规定第十三条规定：“对双方当事人无争议但涉及国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的事实，人民法院可以责令当事人提供有关证据。”民事证据规定第十五条规定“涉及可能有损国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的事实”属于“人民法院认为审理案件需要的证据”，人民法院应当调查收集。行政证据规定第九条第二款规定：“对当事人无争议，但涉及国家利益、公共利益或者他人合法权益的事实，人民法院可以责令当事人提供或者补充有关证据。”可见，承认的法律效力仅在一定条件下免除了对方当事人的举证责任。

比照二审判决，不难发现，二审判决虽然也确认专利权人的行为构成自认，但就其判定理由和结论来看，更接近于是将该行为认定为“承认”，从而将特殊的“自认”适用于上述有关“承认”的规定，认为“专利权人自认的现有技术一旦为法律所确认后，任何人均可以依据此现有技术申请宣告他人专利权无效”，因此“有可能损害他人利益”，“复审委员会应当要求请求人进一步举证证明其主张或依职权调查有关事实”。然而，还需要指出的是，即便对于“承认”，对于“双方当事人无异议”的“有可能损害他人利益”的尚未构成“自认”的承认，“有可能损害他人利益”的可能性也应该是有证据表明的“可能”，而不应该仅仅是怀疑和主观推测的“可能”。

根据民事证据规定第七十四条的规定，自认的构成要件包括：（1）必须是在诉讼过程中的承认；（2）必须在起诉状、答辩状、陈述、代理词中承认；（3）必须是对己方不利的事实的承认。笔者认为，第一个要件限制了自认应为诉讼中的承认，诉讼外的承认并不构成“自认”，诉讼外的承认应适用证据法中的一般证据规则。第二个要件从形式上要求自认是正式的，第三个要件则规定自认的内容仅限于对己不利的事实，有利于自己的事实的承认显然被排除于自认的范畴之外。“自认”的构成要件更为严格，“自认”是一种特殊的“承认”。正因为如此，法律赋予自认“应当予以确认”的特殊效力。

自认的特点，一是自认具有特定性，即自认的事实仅限于本案中的特定事实，而不能扩大到其他案件中，在一个案件中自认的特定事实转引到其他案件中，不能再被认为是自认，而只能是诉讼外的承认或者他人的意见陈述，如何认定应适用一般的证据规则；一是自认具有不可撤销性，即自认一经作出，不得随意撤销，除非有相反证据足以推翻该自认的事实。而“承认”则可以在法庭辩论终结前经对方当事人同意撤回。

最后，自认的构成要件及特点决定了自认的法律效力在于一方面免除了对方当事人的举证责任，另一方面自认对审理法官具有约束力。自认的实质在于当事人对自己程序和实体权利的处分，一方面从程序上放弃了要求对方承当举证责任的权利，另一方面也直接导致了自认方处于实体权利不利的法律后果。在法国民法典中，明确规定了诉讼中自认的效力，认为自认“在对抗自认者来说自认具有证据力”。我国台湾地区的学者也认为：“自认产生于不利之裁判结果，故具有较诸其他证据为大的证据力。”理由是自认者作自认时所处的环境不能使人相信他没有意识到他的声明的严重性。因此自认的效力可以归纳如下：（1）使诉讼事实产生无可争辩性，并使对方举证责任完成。诉讼中的法律争议，都是当事人之间的争议，都需要特定的当事人承担举证责任，予以证明。但是如果当事人就此事实上已经没有任何争议，则承担举证责任的一方当事人完成举证责任，事实能够认定；（2）对于法官的约束力。不管法官心中有如何想法，应当把自认的事实作为真实予以确认。在诉讼中承认当事人有处分权，是诉讼程序中的核心问题。民事诉讼的当事人对于诉讼事实有充分了解，其陈述对查明案件事实具有重要意义，同时当事人与案件事实有利害关系，存在做不实际陈述的可能性。根据民法学原理，民事主体均为理性的人，在从事民事活动中均追求利益最大化，通常主张有利于自己的事实，否认不利于自己的事实，不会故意杜撰不存在的事实损害自己的利益，因此其在庭审中正式陈述的不利于己的事实应认为是客观真实，法院没有必要进一步查证，自认者应该承担相应的严重后果。而对于“承认”，如前所述，根据民事证据规定第八条、第十三条、第十五条的规定，承认仅在一定条件下免除了对方当事人的举证责任，对于法官并无必然的约束力。

4、如何看待宣告专利无效程序中的自认

众所周知，专利权是一种私权利，专利无效程序是一种特殊的行政程序，该程序依无效宣告请求人的请求而启动，请求人和专利权人属于该程序中对立的两个平等主体，专利复审委员会在该类案件的审理中扮演居中裁决的角色，因此无效宣告请求程序类似于民事诉讼程序，对于无效宣告程序中有关证据的认定一般参照民事诉讼程序中的有关规定执行。由无效宣告程序的性质决定，专利权人在无效宣告程序中的自认应当具有证明效力，同时也应当对后续司法程序产生约束力。

如前所述，自认的效力仅限于本案。对于如本文所述案件而言，专利权人自认其专利说明书中所述背景技术构成本专利的背景技术，其效力也仅限于本案，其所处分的仅仅是与其专利权有关的权益，不能将该自认的事实延及到对其他专利权的无效宣告案件中，即不能据此确认该背景技术构成其他专利权的现有技术。二审判决关于“专利权人自认的现有技术一旦为法律所确认后，任何人均可以依据此现有技术申请宣告他人专利权无效”的担忧是不存在的，因为对于他案而言，该自认的内容已经属于“诉讼外承认”或者第三者意见陈述，如何认定应遵循一般证据规则，而不能产生自认所具有的“人民法院应当确认”的特殊法律效力。况且，二审法院也可以在判决中明确该自认的效力仅限于本案，从而进一步解决所谓既判力的问题。

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Ⅰ吕立秋著《行政诉讼举证责任》第144页，中国政法大学出版社出版。

Ⅱ（台湾地区）陈玮直著《民事证据研究》，第45页；