由欧洲专利局决定G1/03谈权利要求修改中采用具体放弃修改方式的原则

国家知识产权局专利局  姜 晖  王守彦  齐宏毅

一、问题的提出

具体放弃(disclaimer)是修改权利要求书的一种方式, 常见于化学和生物化学领域。由于具体放弃是一种比较特殊的修改方式, 其原则和具体操作方式难免存在一些含糊不清之处, 造成审查标准的不一致。

2001年版《审查指南》第二部分第一章3.3.2节提供了对涉及疾病的治疗方法的权利要求采用具体放弃方式修改的依据:“对于既可能包含治疗目的, 又可能包含非治疗目的的方法, 应当明确说明该方法用于‘非治疗目的’, 否则不能被授予专利权。”因此, 在平时的审查实践中, 允许申请人采取具体放弃的修改方式, 将“非治疗目的”的限定引入到一项既可能包括治疗目的又可能包括非治疗目的的方法权利要求中。

2001年版《审查指南》第二部分第八章5.2.2.1节规定了采用具体放弃修改数值范围的情形:“如果在原说明书和/或权利要求书中没有公开某特征的原数值范围的其他中间数值，而鉴于对比文件公开的内容或者鉴于当该特征取原数值范围的某部分时发明不可能实施，在该发明申请排除所述部分后具有新颖性和创造性的前提下，允许用具体‘放弃’（Disclaimer）的方式，从一个数值范围较宽的权利要求中排除该部分，使权利要求从整体上看来，覆盖具有明显排除该部分的一个确定的保护范围。”

2005年国家知识产权局对《审查指南》进行了全面的修订。在《审查指南》征求意见稿中, 对上述5.2.2.1节进行了修改, 将其从5.2.2节“允许的修改”中移至5.2.3节“不允许的修改”中, 进一步明确了允许采用具体放弃形式修改权利要求的原则, 并在修改说明60中指出:“具体放弃(disclaimer)的修改方式允许从一个较宽的数值范围内排除现有技术已经公开的部分, 这样的修改方式应该予以限制, 如果申请人不能证明排除了现有技术已公开的内容之后的数值范围相对于现有技术已公开的内容明显具有新颖性、创造性, 或者被排除的部分为本发明不可能实施的数值范围, 则这样的修改不能被允许, 只有在对比文件为抵触申请文件、或者不同的发明目的的文件等时, 才有可能证明修改后的权利要求具有创造性, 但这种情况是极为罕见的, 绝大多数的修改均不符合该条件, 不能被允许, 因此将此部分移至本章第5.2.3.3节不允许的删除。”

不难看出, 《审查指南》征求意见稿对具体放弃的修改方式采用了更高门槛。虽然允许具体放弃修改方式的原则并没有修改, 依旧包括两个原则: 申请人能够证明排除了现有技术已公开的内容之后的数值范围相对于现有技术已公开的内容明显具有新颖性、创造性; 或被排除的部分为本发明不可能实施的数值范围, 但是将其从5.2.2节“允许的修改”中移至5.2.3节“不允许的修改”中。在“不允许的修改”一节中, 法律依据是法33条, 其更加着重强调了修改不能超出原始申请公开的内容, 意味着具体放弃的修改更多的是属于不允许的修改。那么如何理解《审查指南》的上述修订呢？

《审查指南》的修改说明60中列举了允许具体放弃修改的情况, 即只有在对比文件为抵触申请文件、或者不同的发明目的的文件等时, 才有可能证明修改后的权利要求具有创造性, 才有可能允许做此类修改。

为了更好地理解和领会上述说明的精神实质, 笔者对欧洲专利局的相关审查实践进行了调研。

虽然欧洲专利局的专利法律框架和审查实践与我国不完全相同, 但欧洲专利局的一些作法对我们来说还是有一定的借鉴作用。欧洲专利局扩大上述委员会2004年4月8日的决定G1/03对具体放弃问题做了非常详尽的分析和阐述。

二、欧洲专利局扩大申诉委员会决定G1/03

在决定G1/03中对具体放弃给出了明确的定义: 具体放弃是使用否定性的技术特征对权利要求进行修改，比较有代表性的是从全部特征中排除具体的实施方式或范围(见G1/03, 理由, 2)。

一般而言, 权利要求应该用肯定的技术特征来限定保护范围, 不应采用否定的形式限定保护范围。但是对于申请人在递交专利申请时无法或不可能得知的对比文件(如抵触申请)或其它信息, 为了针对这些文件重新确定保护范围时给申请人更合理的保护范围, 才允许申请人以具体放弃的形式修改权利要求。这样对申请人来说才是公平的。也正是由于这些文件或信息在申请日或优先权日前申请人无法或不可能得知, 在原申请文件中一般不可能有记载。

欧洲专利局技术申诉委员会的决定T323/97(OJ EPO, 2002, 476)基于具体放弃在原申请文件中没有记载, 而认为该修改是超范围修改, 因而不能接受。此决定对欧洲专利局的一贯的审查实践提出了挑战。欧洲专利局技术申诉委员会决定T507/99和T451/99中注意到了上述问题, 为了保持审查原则的稳定性, 将上述问题移交给了欧洲专利局扩大申诉委员会。这正是欧洲专利局扩大申诉委员会决定G1/03的出台的原因。

就此问题, 决定G1/03明确指出: 不能将从权利要求保护范围中具体放弃的内容或所排除的主题在原始申请文件中没有记载作为唯一理由, 引用EPC条约123(2)[i]拒绝以具体放弃的形式修改权利要求(见G1/03, 决定, 1)。

那么具体放弃的内容在原始申请文本中没有记载时, 具体放弃的修改方式的原则是什么？欧洲专利局扩大申诉委员会决定G1/03广泛征求包括双方当事人、第三方、欧洲专利局局长等各方意见, 对与具体放弃修改方式有关的欧洲专利条约和细则的立法背景进行了详尽分析和阐述, 并对有关先例进行了充分的论证。在此基础上, 对于具体放弃的修改方式给出了如下原则(见G1/03, 决定, 2):

当具体放弃的内容在原始申请文件中没有记载时, 以如下标准来评价该具体放弃的修改是否允许:

1．出于如下原因而采用具体放弃的形式进行修改是允许的:

——按照EPC条约54[ii] (3)和(4)针对现有技术重新确定权利要求保护范围, 使该权利要求具有新颖性; 及

——按照EPC条约54(2)针对偶然占先(accidental anticipation)重新确定权利要求保护范围, 使该权利要求具有新颖性。所谓“偶然占先”是指EPC条约54(2)的现有技术内容与要求保护的发明不相关或距离非常远, 本领域技术人员完成发明时不会考虑这些内容; 及

——按照EPC条约52至57, 出于非技术原因排除不授权主题的具体放弃。

2． 具体放弃不应超出使权利要求重新具有新颖性或出于非技术原因排除不授权主题的需要。

3． 与评价创造性或者充分公开相关的具体放弃增加的新的主题不符合EPC条约123(2)的规定。

4． 包括了具体放弃内容的权利要求必须符合EPC条约84[iii]有关清楚和简明的规定。

从上述原则中, 可以看出欧洲专利局有关具体放弃修改方式的思路:

第一、只有为了克服新颖性缺陷或出于非技术原因排除不授权主题, 才允许对权利要求采用具体放弃的修改方式

具体放弃修改方式并不是给申请人提供任意修改权利要求的机会, 而是只能用来克服新颖性缺陷或出于非技术原因排除不授权主题。所述新颖性缺陷又仅限于抵触申请和偶然占先造成的。

1．新颖性: 抵触申请

对此, 该决定做出了如下解释: 虽然在欧洲专利条约中将抵触申请视为现有技术, 但是从立法背景来看欧洲专利局采取的一贯作法是对抵触申请的作用加以限制, 其仅能够用来评价新颖性但不能用来评价创造性, 其目的是避免重复授权。在后申请与抵触申请的申请人就发明主题的不同方面都有获得专利权的资格。作为一个整体的发明分成两个部份： 涉及同一发明的部份，属于第一个申请者的权利；至于剩余的部分，因为是在后申请的首次公开，其权利归于第二个申请人。因此应当允许申请人从在后申请的权利要求中以具体放弃的修改方式排除抵触申请公开的内容, 这既解决了重复授权的问题, 达到了EPC条约54(3)和(4)的立法目的, 又对申请中的技术信息没有影响, 不会违反EPC条约123(2)的规定(见G1/03, 理由, 2.1)。

2．新颖性: 偶然占先

EPC条约54(2)规定: 现有技术应包括在此欧洲专利申请日前通过书面或口头描述、使用或其它任何方式公开的任何一切内容。

决定G1/03根据上述规定, 指出除非现有技术内容是偶然占先, 否则也不允许根据此现有技术来采取具体放弃的修改方式来克服新颖性缺陷。欧洲专利局采用偶然占先的概念是要解决与抵触申请类似或相当的问题, 即具体放弃的修改方式不能给修改后的权利要求带来技术贡献(见G1/03, 理由, 2.2)。

那么如何判断现有技术内容是否属于偶然占先呢？

决定G1/03中分析了技术领域和技术问题两个因素, 同时指出不能孤立考虑这些因素。事实上，技术领域相差很远或不相关联可能很重要但不是决定性的，因为技术人员也能参考技术领域相差很远的文献。缺乏相同的技术问题作为单独的要素，所起的作用更小。对于某个领域的发明来说, 技术越先进、成熟，解决的技术问题越具体、细化。另外, 同一产品可能要满足多种要求, 为了产品的进一步开发，可以描述涉及产品不同性质的许多技术问题。应明确注意到对一个性质改进时，所属领域的技术人员不可能忽视其他公知的要求。因此, 偶然公开必须是如此地不相关和技术领域相差如此之远，以致所属领域的技术人员在实施发明时绝不会将其列为需要考虑的对象(见G1/03, 理由, 2.2.2)。

该决定还说明: 偶然占先通常发生在化学领域和生物领域但并不限于此。典型的是下述情况：要求保护的发明涉及具有特定性质的一大类化合物，所述特定性质带来特定的用途。已知某单一化合物落入该类化合物范围内，该化合物具有完全不同的用途，因此只有与新用途不相关的性质是已知的。如果在原始申请中缺乏排除已知化合物的限制性修改的基础的话，则该单一化合物会阻碍整类化合物的授权, 在此情况下这样是不公平的。一般来说用途权利要求可以作为退路。但是，用途权利要求与产品权利要求相比是一种保护力度有限的形式，并且根据条约EPC52(4)可以被排除在药品领域之外(见G1/03, 理由, 2.2)。

为什么非偶然占先的现有技术不能作为具体放弃修改的基础？

决定G1/03指出: 无条件地允许具体放弃可能对申请人的行为产生不利的影响，并改变申请的常规撰写方式。目前，申请人论述他们所知道的现有技术（参见EPC细则27（1）（b）[iv]），并且试图针对该现有技术对发明确定权利要求保护范围。对于他们不知道的任何其它现有技术，他们将退回到优选的（和更优选的）实施方案。这样申请文件中的发明可能如同洋葱皮, 一层套一层，很清楚其核心所在。通过与现有技术比较，也可以搞清楚技术特征的功能和它们之间的关系。如果无条件地允许申请人等待检索和审查中获悉的现有技术，在一开始就对发明进行详细描述的要求就会被忽视，在现有技术和可授予专利的内容之间建立某些差别与新颖性要求的相关性也会变弱(见G1/03, 理由, 2.3)。

决定G1/03中还指出，以具体放弃方式进行的修改不能对发明做出技术贡献, 否则, 修改就超出了原始公开的范围, 不符合EPC条约123（2）的规定(见G1/03, 理由, 2.6.1)。从该决定可以看出, 针对非偶然占先的现有技术进行的具体放弃一般来说会对发明做出了技术贡献。该决定还指出, 此时是否允许具体放弃的决定性标准是EPC条约123（2），而不是有关创造性规定的EPC条约56[v](见G1/03, 理由, 2.6.1)。

3．出于非技术原因排除不授权主题

此情况下, 扩大申诉委员会允许采用具体放弃的形式修改权利要求, 主要是考虑到以下因素。第一, 针对专利条约中对违反公共秩序或道德的发明不授权的规定, 可能存在权利要求包括了属于不授权客体的实施方案，而其余的实施方案是可以授权的。例如, 依照一些公序良俗, 一些技术施用于驯养动物是正当的，而针对人类实施则是违反“公共秩序”和社会道德的(见G1/03, 理由, 2.4.1)。第二, 就工业实用性而言, 有些技术方案用于人则没有工业实用性, 而用于家畜时却有工业实用性。例如,一种避孕方法，当用于人时，其仅仅是在私人空间使用, 被认为没有工业实用性（T74/93,OJ EPO 1995,712），而用于家畜时，例如, 用于繁殖的目的，该申请是可授权的(见G1/03, 理由, 2.4.2)。第三, 相关法律可能发生某些变化(见G1/03, 理由, 2.4.2)。第四, 申请人提出外国申请时, 不可能要求申请人在提交申请之前了解各个国家本国的专利法的实质性条款；也不能要求申请人为了应付后来在各个国家可能要面对的任何排除主题而对申请做出适当的限定。把充分公开的要求延伸到限制仅仅具体放弃专利不保护主题，会严重地妨碍长期以来在国际框架内所建立的专利保护体系(见G1/03, 理由, 2.4.2)。

第二、如果具体放弃与评价创造性或充分公开有关, 则这种修改就是超范围修改

具体放弃形式的修改可以用来克服新颖性缺陷, 但是不能用来克服创造性缺陷。换言之, 具体放弃的修改不能与评价创造性有关。也就是说, 具体放弃的修改不能给要求保护的技术方案带来技术贡献。否则, 经具体放弃修改后的权利要求毫无疑问是引入了本领域技术人员不能根据原说明书和权利要求书直接、毫无疑义地导出的内容, 这种修改必然是超范围的修改, 这不难理解。

至于为什么不允许用具体放弃的修改方式来克服公开不充分的缺陷, 决定G1/03也给出了解释。第一, 部分权利要求要求保护的技术方案公开不充分, 但该权利要求中有大量可想得到的选择方案，或者说明书包括的信息足以借此通过合理的努力针对所要求保护的范围来确定适当的选择方案的相关标准。如果是这种情况，不能实施的实施方案的内容是无害的（T238/88, OJ EPO 1992,709; T292/85,OJ EPO1989,275;T301/87,OJ EPO1990, 335）。因此，具体放弃是不必要的，也是不合适的(见G1/03, 理由, 2.5.2)。第二, 不是上述第一点所述的公开不充分, 即公开不充分成为主要缺陷时, 同样也是不允许修改的, 因为发明完成的日期是申请日或者优先权日。在EPO的程序中，这方面的缺陷是不能补救的(见G1/03, 理由, 2.5.3)。

第三、具体放弃的撰写: 清楚、简要的要求

决定G1/03对具体放弃的撰写提出了原则(见G1/03, 理由, 3)。第一, 此类具体放弃要限定在具体放弃对要求保护主题的技术教导实际上没有贡献。这意味着允许的具体放弃仅仅对要求保护的内容具有限定作用，不属于EPC条约123（2）的规定的情形，而EPC条约123（2）不允许申请的主题超出原始申请文件记载的范围。但是，具体放弃唯一正当的理由是排除破坏新颖性的公开或者不授权的主题, 申请人不能借此任意修改权利要求。因此，具体放弃不应当超出确立新颖性或者由于非技术原因排除不授权主题的需要。第二, 在任何情况下，EPC条约84关于简要和清楚的规定都适用含有具体放弃内容的权利要求。一方面，这意味着，如果必要的限定能按照细则29（1）第1款EPC的规定，以肯定的、原始公开的特征更简要地表示，则不允许采取具体放弃的方式进行修改。另外，大多数以具体放弃方式修改的权利要求可能使得公众承担了不合理的负担，公众要确定申请保护的是什么，不保护的是什么。而关于清楚问题，必须平衡获得充分保护的申请人的利益和通过合理努力来确定保护范围的公众利益。如果含有一个或者多个具体放弃内容的权利要求不符合后者的利益，则不能允许。另一方面，如果诉讼申请与占先申请中的术语不一致，而且这些不一致的术语也存在于权利要求中，那么可能造成对权利要求的理解混乱。因此，可以引用EPC条约84要求修改术语，以便排除必要的内容，使权利要求重新具有新颖性。第三、为了保证专利的透明性，应当可以从说明书中很清楚地看到，其中存在未公开的具体放弃的内容以及为什么引入了具体放弃的内容。不应当用未公开的肯定性特征定义原始权利要求与占先申请之间的差别，而隐藏具体放弃的内容。应当按照细则27（1）（b）EPC的规定在说明书中描述被排除的现有技术，并应当指出现有技术与具体放弃内容之间的关系。

三、欧洲专利局《审查指南》

2005年6月版的欧洲专利局《审查指南》根据决定G1/03进行了相应的修改。该《指南》C部分第四章“审查程序”第5节“修改”第5.3小节“增加的主题”中, 对具体放弃进行了详细的规定:

“5.3.11 原申请没有公开的具体放弃

通过‘具体放弃’排除原申请中没有公开的技术特征来限制权利要求的保护范围时, 属于如下规定的情形的, 符合条约123(2)的规定(见G 1/03 OJ 8-9/2004, 413)和G 2/03 (OJ 8-9/2004, 448)以及III, 4.12):

(i) 按照EPC条约54(3)和(4)的现有技术对重新确定权利要求保护范围, 使该权利要求具有新颖性;

(ii) 按照EPC条约54(2)针对偶然占先重新确定权利要求保护范围, 使该权利要求具有新颖性; ‘如果占先内容与要求保护的发明不相关或距离非常远导致本领域技术人员完成发明时不会考虑这些内容, 则该占先就是偶然占先。’不用进一步考虑其它现有技术就应确定‘偶然占先’的情况。相关的文献仅仅因为不被视为最接近的现有技术这一事实不足以认定是‘偶然’的情形。因为偶然公开与创造性的审查无关, 所以它与要求保护的发明的教导没有任何关系。例如, 当相同的化合物作为起始物在完全不同的反应中得到不同的终产物时, 就属于这种情况(见T 298/01, OJ中没有公开)。 但是, 其中包括使本领域技术人员盲从于该发明的教导的现有技术, 不构成偶然占先; 破坏新颖性的公开是对照实施例的事实, 也不足以构成“偶然”的情况(见T14/01和T1146/01, 都没有公开于OJ);

(iii) 排除EPC条约52至57规定的主题, 属于出于非技术原因排除不授权的情况。例如, 增加‘非人类’以满足EPC条约53(a)的规定, 这是允许的。

但是, 如果属于下列情形, 则未公开的具体放弃是不允许的:

(i) 为了排除不能实施的实施方案或者为了补救公开不充分;

(ii) 带来了技术贡献。

具体地讲, 在下列情形中, 未公开的具体放弃是不允许的:

(i) 该限定与创造性的评价有关;

(ii) 单独以抵触申请(EPC 条约54(3))作为基础的具体放弃, 使该发明相对于EPC条约54(2)规定的另一篇现有技术文献具有新颖性或创造性, 而对于本发明来说该文献不是偶然占先;

(iii) 基于抵触申请的具体放弃同时也克服了EPC条约83[vi]所规定的缺陷;

具体放弃排除的行为不应超出重新获得新颖性或者出于非技术原因排除不授权主题的需要。包括具体放弃的权利要求必须符合EPC条约84规定的清楚和简要的要求。为了专利公开透明的原因, 应按照EPC细则27(1)(b)的规定在说明书中说明被排除的现有技术, 并应说明现有技术与具体放弃之间的关系。”

以上对欧洲专利局扩大申诉委员会决定G1/03中的原则以及欧洲专利局《审查指南》相关的部分进行了简要的介绍。希望本文能够更有利于理解和执行我局《审查指南》相应部分的修改。水平有限, 不当之处敬请批评指正。

参考文献:

1．《审查指南》, 知识产权出版社, 2001年版

2．European Patent Convention, Published by European Patent Office, June 1997

3．Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, Published by European Patent Office, 4^th edition 2001

4．欧洲专利局扩大申诉委员会决定G1/03, http://www.european-patent-office.org/dg3/g_dec

5．Guidelines of Patent Examination in EPO, June 2005 version, http://www.european-patent-office.org/legal/gui_lines

注释:

1 EPC条约123: 修改 (2) 欧洲专利申请或欧洲专利的修改不应增加超出原始申请内容以外的主题。

[1] EPC条约54: 新颖性 (1) 如果一项发明没有构成现有技术的一部分, 其具有新颖性。(2) 所述现有技术应包括在此欧洲专利申请日前通过书面或口头描述、使用或其它任何方式公开的任何一切内容。(3) 此外, 申请日在(2)中所述日期前并按照条约93在(2)中所述日期或其之后公开的欧洲专利申请内容, 应视为包括在现有技术范围内。(4) 只有在后申请指定的某缔约国在在先申请在后公开的申请中也指定该缔约国时, 才应执行(3)。(5) 只要条约52(4)中所指任何方法的使用不包括在现有技术中, 本条(1)至(4)款不应排除现有技术中用于条约52(4)所指的方法中的任何物质或组合物的专利性(译者注: EPC条约52(4)是疾病的诊断和治疗方法的排除条款, 按照EPC条约54(5)的规定, 欧局对于“第一次药用”授予产品专利)。

[1] EPC条约84: 权利要求书权利要求书应定义要保护的主题。权利要求书应当清楚和简要并要得到说明书的支持。

[1] EPC细则27(1) (b): 只要申请人已知的, 有利于理解发明、有利于欧洲检索报告的做出以及有利于审查的背景技术都应在说明书中写明, 并优选引用反映此技术的文献。

[1] EPC条约56: 创造性 如果与现有技术相比, 发明对于本领域技术人员来说是非显而易见的, 则该发明具有创造性。如果所述现有技术还包括条约54条第3段包括的文献, 则在判断是否具有创造性时不能考虑这些文献。

[1] EPC条约83: 发明的公开 欧洲专利申请必须以足够清楚和完整的方式公开, 使本领域技术人员能够实施该发明。